Одним из нетрадиционных объектов являются промышленные секреты - «ноу-хау» (в пер. с английского «знать как»). Необходимость изучения особенностей ноу-хау обусловлена широкой распространенностью таких объектов и договоров об их передаче. Зачастую работодатель не осуществляет патентование созданных работником новшеств, а предпочитает сохранить их в секрете, чтобы избежать длительной процедуры патентования, раскрытия новшества и риска неполучения патента. Более 70% всех договоров в области «промышленной собственности» за рубежом заключаются именно на передачу ноу-хау.

В законодательстве РФ отсутствует определение понятия ноу-хау, за исключением Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (далее Основы), в большинстве своем утративших силу в связи с принятием трех частей Гражданского кодекса Российской Федерации. Основы рассматривают ноу-хау в качестве секрета производства. В соответствии со ст. 151 Основ обладатель технической, организационной или коммерческой информации, составляющей секрет производства (ноу-хау), имеет право на защиту от незаконного использования этой информации третьими лицами при условии, что:

· эта информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;

· к этой информации нет свободного доступа на законном основании;

· обладатель информации принимает надлежащие меры к охране ее конфиденциальности.

Термин «ноу-хау» упоминается в ст. 7 федерального закона от 29 октября 1998 г. «О финансовой аренде (лизинге)», а также в ряде подзаконных актов.

В науке нет единства в определении понятия ноу-хау. Существуют следующие точки зрения по данному вопросу.

Ноу-хау - это только технические достижения.

Ноу-хау - это не только техническое, но и организационное решение, которое суммирует знание и опыт в производстве или организации какого-либо процесса, информация о некоторых работах, дающих уже проверенные результаты.

«Ноу-хау подразделяется на два класса: а) то, что может быть преобразовано в материальные объекты (синоним коммерческой тайны, т.е. то, что отвечает требованиям предметности, конфиденциальности и новизны); б) то, что собственностью быть не может. Это общие навыки в коммерции или профессии. Например, техника ведения переговоров».

Также под ноу-хау можно понимать незапатентованные технические, экономические и организационные знания и опыт, известные ограниченному кругу лиц, обладание которыми дает определенную экономическую выгоду. В предложенном определении нашли отражение такие СУЩЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НОУ-ХАУ: СЕКРЕТНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И ОТСУТСТВИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ /НЕЗАПАТЕНТОВАННОСТЬ/.

В науке выделяют различные критерии отнесения информации к ноу-хау. При этом сама информация рассматривается либо как один из объектов интеллектуальной собственности, либо как более широкое понятие, включающее в себя и движимое имущество (отдельные документы, файлы, массивы), и объекты интеллектуальной деятельности (произведения, изобретения и т.д.), а также результаты информационных работ, услуг. Американское прецедентное право определяет информацию как секретную при наличии следующих критериев:

· если она неизвестна неопределенному кругу лиц,

· если она наглядно свидетельствует о превосходстве над конкурентами,

· если она получена с большими затратами для ее обладателя,

· если было известно, что истец намеревался сохранить конфиденциальность этой информации.

Применительно к российскому законодательству и к рассматриваемой теме необходимо выделить следующие признаки, позволяющие установить особенности ноу-хау.

· Неизвестность и недоступность для третьих лиц /иными словами, секретность/.

· Воспроизводимость /сама идея воплощена в какой-либо объективной форме, например, в виде схем, чертежей и т.д. и может быть передана по договору/.

· Незапатентованность /соответствующая информация не охраняется авторским или патентным правом/.

· Практическая применимость в какой-либо области /техники, промышленности и т.д./.

· Возможность определения цены ноу-хау /экономическая ценность/.

· Основное отличие ноу-хау от других объектов интеллектуальной собственности, поскольку на него ни у кого нет исключительных прав, а есть лишь фактическая монополия разработчика.

· Возникновение прав на ноу-хау не требует какой-либо регистрации.

Глава 75 ГК РФ содержит немало новелл в отношении правового режима секретов производства (ноу-хау). Впервые в отношении секретов производства (ноу-хау) вводится режим исключительного права, что основывается в первую очередь на положениях Соглашения ТРИПС, согласно п. 2 ст. 39 которого физическим и юридическим лицам предоставляется возможность препятствовать тому, чтобы информация, правомерно находящаяся под их контролем, без их согласия была раскрыта, получена или использована другими лицами способом, противоречащим честной коммерческой практике, при условии, что такая информация:

a. является секретной в том смысле, что она в целом или в определенной конфигурации и подборе ее компонентов не является общеизвестной и легко доступной лицам в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобной информацией;

b. ввиду своей секретности имеет коммерческую ценность; и

c. является объектом надлежащих в данных обстоятельствах шагов, направленных на сохранение ее секретности со стороны лица, правомерно контролирующего эту информацию.

Секрет производства включает в себя не только научно-технические сведения (потенциально патентоспособную информацию), но и другие сведения – производственные, экономические, организационные, о способах осуществления профессиональной деятельности.

В ст. 1465 ГК РФ закреплены признаки секрета производства, которые ранее были предусмотрены в ст. 139 ГК РФ.

При этом под коммерческой тайной в соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона «О коммерческой тайне» понимается режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Условие о конфиденциальности должно быть существенным условием любого договора, предметом которого являются секреты производства (ноу-хау). Утрата конфиденциальности информации по любым основаниям, как законным, так и незаконным, влечет прекращение исключительного права – фактической монополии на секрет производства (ноу-хау). В этом особенность секрета производства, отличающая его от объектов патентного права, информация о которых перестает быть конфиденциальной с момента публикации заявки.

К лицу, незаконными метода получившее конфиденциальные сведения, могут быть применены гражданско-правовые способы защиты, а именно взыскание убытков (ст. 1472). В случае нарушения обязанности соблюдать конфиденциальность, предусмотренной договором, к нарушителю могут быть применены и иные санкции, предусмотренные договором.

Законодатель распространил условия договоров о распоряжении исключительными правами и на секреты производства (ноу-хау) путем закрепления договора об отчуждении исключительного права на секрет производства (ст. 1468 ГК РФ). Существенным условием такого договора является соблюдение конфиденциальности информации, ответственность за нарушение которой может быть предусмотрена договором. В противном случае ответственность определяется ст. 1472 ГК РФ в виде возмещения убытков.

Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау) не подлежит государственной регистрации в отличие от договоров об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства предусмотрен ст. 1469 ГК РФ имеет много общего с другими лицензионными договорами, прежде всего договорами о предоставлении прав на зарегистрированные объекты, в отношении которых как и в отношении секрета производства охраняется содержательный элемент. Предмет договора связан с использованием результата интеллектуальной деятельности. Однако можно выделить и целый ряд особенностей.

1. Предметом договора о предоставлении права использования секрета производства выступает прежде всего фактическая информация, которая не известная лицензиату, а предмет других лицензионных договоров известен в силу регистрации, в связи с чем предоставляется не информация, а право на охраняемый объект.

2. Срок действия лицензионного договора, предметом которых выступают зарегистрированные объекты, ограничен сроком действия патента или свидетельства. Срок действия лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства не имеет существенного значения и зависит главным образом от того, как долго существует фактическая монополия на информацию.

3. В лицензионном договоре о предоставлении права использования секрета производства в отличие от других лицензионных договоров существенным условием является условие о соблюдении конфиденциальности, т.к. невыполнение данного условия ведет к прекращению самой возможности действия договора. По лицензионным договорам в отношении зарегистрированных объектов права передаются на объект, информация о котором официальна опубликована, в связи с чем нет необходимости соблюдать ее конфиденциальность.

4. В лицензионном договоре о предоставлении права использования секрета производств целесообразно предусмотреть выплату единовременной суммы, а не периодических платежей в зависимости от получения прибыли /роялти/, поскольку разработчики ноу-хау независимо от своей вины могут потерять «монополию».

5. Особый порядок прекращения договора. Среди оснований прекращения лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производств- утрата секретности информации, ее «обнародование», что не имеет никакого значения для лицензионного договора.

Специальные нормы части четвертой ГК РФ посвящены служебным секретам производства (ст. 1470 ГК РФ).

В связи с тем, что служебный секрет производства может представлять собой патентоспособный объект, в дальнейшем он может быть трансформирован в служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, служебное селекционное достижение. При отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в том числе в отношении которого возможна правовая охрана. Причем работник может и не знать о признаках патентоспособности объекта.

Работодатель вправе сохранить полученную информацию в качестве секрета производства (ноу-хау) либо совершить действия применительно к патентоспособности объекта (подать заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, передать право на получение патента другому лицу). В противном случае право на получение патента переходит работнику по истечении четырех месяцев с момента уведомления работодателя. Эти положения необходимо учитывать при применении норм комментируемой статьи, которая не упоминает названных положений. В связи с этим возникает противоречие с п. 2 комментируемой статьи. Для разрешения противоречия работник должен точно знать является созданный им служебный результат интеллектуальной деятельности патентоспособным или нет, что на практике не всегда возможно.

Если работодатель примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом, что также должно учитываться при применении комментируемой статьи к патентоспособным секретам производства.

Секреты производства могут быть созданы при выполнении работ по договору, в том числе по договору подряда, по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд (ст. 1471). При этом порядок государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в том числе ноу-хау, выполняемых за счет средств федерального бюджета определяется Постановлением Правительства РФ от 04.05.2005 N 284 "О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения" , Постановлением Правительства РФ от 14.01.2002 № 7 "О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической деятельности".

Порядок закрепления прав на результаты научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета, в том числе в отношении ноу-хау, определяется Постановлением Правительства РФ от 17.11.2005 N 685 "О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности".

Ответственность за нарушение требования соблюдения конфиденциальности секрета производства (ноу-хау) была предусмотрена ст. 139 ГК РФ применительно к коммерческой или служебной тайне. В связи с тем, что ее действие прекращается ст. 1472 ГК РФ устанавливает аналогичную ответственность.

К нарушителям данного требования относятся:

· лицо, распорядившееся своим правом путем отчуждении исключительного права на секрет производства,

· лицо, распорядившееся своим правом путем предоставления права использования секрета производства, заключив лицензионный договор,

· лицо, которому в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя стал известен секрет производства.

За нарушении названного требования комментируемая статья предусматривает взыскание убытков. В то же время иное может быть предусмотрено законом или договором. Так, применительно к трудовым отношениям в соответствии со ст. 243 на работника может быть возложена материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается в случае разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную). В то же время этот вид ответственности не охватывает убытки в полном объеме, а именно упущенную выгоду, в связи с чем к данным правоотношениям подлежит применению специальная норма ст. 243 Трудового кодекса РФ, а не норма ст. 1492 ГК РФ.

Кроме того, согласно ст. 81 Трудового кодекса в случае разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника возможно расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

В большинстве стран также существуют специальные механизмы защиты имущественных прав создателей ноу-хау. Так, Кодекс интеллектуальной собственности Франции упоминает об охране производственных секретов. В соответствии с п. L.621-1 главы 1 раздела II Кодекса факт раскрытия или попытки раскрытия производственного секрета директором или служащим предприятия, на котором он работает, наказывается тюремным заключением сроком на 2 года и штрафом в 200000 франков. Суд может также вынести распоряжение о дополнительном наказании сроком не более чем 5 лет в виде лишения гражданских и семейных прав, предусмотренном ст. 131-26 Уголовного кодекса.

В США действует специальный закон 1996 г. «Об экономическом шпионаже». Лицо, виновное в краже секретов производства, может быть подвергнуто штрафу в сумме до 10 млн.долл. и тюремному заключению сроком на 15 лет. Однако с 1996 г. этот закон был применен всего несколько раз только в значительных случаях кражи секретов производства.