Одним з найбільш розповсюджених видів передачі прав власності на об'єкти промислової власності є так звана ліцензійна процедура.

Ліцензії бувають добровільними і примусовими. Добровільна ліцензія має місце, коли власник з власної волі передає свої майнові права іншій фізичній або юридичній особі. Примусова ліцензія застосовується, як правило, у дуже обмежених випадках, і неодмінно супроводжується обов'язковою виплатою грошової компенсації автору. Слід бути свідомим того, що на практиці примусова ліцензія є певним обмеженням прав власника. Тому порядок її надання регулюється законодавством і може реалізовуватись тільки двома шляхами: адміністративним або судовим [21].

Адміністративний порядок застосовується, якщо цього вимагає суспільна зацікавленість або інтереси національної безпеки країни. Тоді Кабінет Міністрів України має право, без згоди власника, передати право на використання об'єкта промислової власності будь-якій іншій юридичній особі. Передача цих прав має відбуватися на умовах невиключної ліцензії.

У судовому порядку примусову ліцензію може бути надано за заявою зацікавленої сторони. Такі дії можуть мати місце, лише коли власник чи його правонаступник зовсім не використовували або у недостатній мірі використовували об'єкт промислової власності в Україні протягом трьох років після видачі патенту. Крім того, ці ж дії можуть бути застосовані і у випадку, коли використання патенту на винахід чи KM було припинено на термін більш ніж як три роки [10]. Як бачите, створити та захистити власну ідею патентом - це тільки пів справи, головне тут - забезпечити її плідне використання протягом усього життєвого циклу патенту. Звичайно, як і кожного судового рішення, примусової ліцензії ще треба домогтися, а для цього слід забезпечити виконання цілої низки певних вимог, що обумовлені у законодавстві.

Отже повернемося до ліцензій. Як ми вже бачили, ліцензії бувають: невиключні і виключні. Іншими словами, вид ліцензії зумовлюється обсягом тих прав, що передаються іншій особі за ліцензійною угодою.

За юридичною термінологією, під час передачі виключних майнових прав за ліцензійною угодою особи, котрі сучасниками цієї угоди дістають певні специфічні назви. Так, власник виключних прав, що їх передає іншій особі, надалі іменується ліцензіаром, а особа, якій ці права передаються, зветься ліцензіатом.

Виключна ліцензія передбачає передачу ліцензіаром власних виключних майнових прав на певний об'єкт інтелектуальної власності у повному обсязі [14]. Це означає для об'єктів:

- патентів на винахід ( KM ):

За договором про виключну ліцензію ліцензіар передає право на використання винаходу ( KM ) ліцензіату у певному обсязі, залишаючи за собою право використовувати винахід (КМ) у частині, що не передається ліцензіату. При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання винаходу ( KM ) іншій особі на цій же території в обсязі наданих ліцензіату прав [10].

Ліцензійний договір вважаються дійсним, якщо він укладений у письмовій формі і підписаний сторонами. Зазначена угода набирає чинності стосовно будь-якої іншої особи лише після її реєстрації у Установі, а саме з дати публікації відомостей про це у офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру. За внесення зазначених відомостей до Реєстру та змін до них за ініціативою сторін договору сплачуються збори.

Крім того, в угоді за виключною ліцензією ліцензіар може обмежити права ліцензіата стосовно:

- строку дії угоди (який може бути рівним або меншим за строк дії патенту);

- території (конкретним підприємством, областю, країною тощо);

- виду використання (тільки продаж об'єкта або тільки його виробництво тощо;

- патентів на промисловий зразок:

Договір про передачу права власності на промисловий зразок також здійснюється на основі ліцензійної угоди, складеної у письмовій формі, котра набирає чинності після підписання її сторонами і реєстрації в Установі. Чинність договору для будь-якої іншої особи, як і у попередньому випадку відраховується від дати публікації відомостей про це у офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру, за що також сплачуються збори [9];

- свідоцтва на товарний знак:

Власник свідоцтва має право видати ліцензію будь-якій особі на використання знака на підставі ліцензійної угоди. Ліцензійна угода має містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за цією угодою, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і, що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Власник свідоцтва має право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєстровано в Україні. Крім того, власник свідоцтва, який здійснює посередницьку діяльність, має право на основі угоди з виробником товарів або особою, що надає послуги, використовувати свій знак поряд із знаком зазначених осіб, а також замість їх знака [7].

Як і для інших об'єктів ліцензійна угода набирає чинності за таких саме умов, що і в попередніх випадках.

За невиключною ліцензією ліцензіар надає ліцензіату дозвіл на певне використання об'єкта інтелектуальної власності. При цьому він зберігає за собою право власного використання об'єкта видачі ліцензій на цей самий об'єкт.

У законодавстві України підкреслено деякі особливості використання невиключної ліцензії щодо деяких об'єктів інтелектуальної власності.

При укладанні ліцензійної угоди на використання винаходу ( KM ) ліцензіар передає право ліцензіату, залишаючи за собою право надання ліцензій іншим особам, включаючи право надання ліцензій іншим особам.

Ліцензійні, що дістав виключні права на певний об'єкт інтелектуальної власності має право на видачу так званого субліцен-зійного договору іншій особі звичайно у обсязі наданих ліцензіату прав.

У цьому випадку правовідносини між ліцензіаром та ліцензіатом зберігаються. Просто субліцензіат не вступає у безпосередні відносини з ліцензіаром. Усю відповідальність перед ліцензіаром за виконання субліцензійної угоди у цьому випадку переймає на себе ліцензіат. Економічна доцільність субліцензійної угоди полягає в тому, що таким чином задовольняється потреба у попиті на товари та послуги на території дії угоди, якщо ліцензіат не взмозі задовольнити їх сам. Обсяг прав, які надаються субліцензіату, визначаються обсягом прав, які одержав би ліцензіат за виключною ліцензію, і звичайно не можуть їх перевищувати. Найчастіше такі угоди укладаються стосовно винаходів (КМ) та товарного знака [9].

Окрім безпосередньої передачі прав на об'єкт інтелектуальної власності відома, ще одна форма передачі права власності. Це так звана передача прав власності на певний об'єкт у співвласність [14]. Тобто за згодою власника одна або декілька осіб можуть стати новими співвласниками, наприклад, патенту на винахід або свідоцтва на товарний знак тощо. Для цього власник охоронного документа має укласти з майбутнім співвласником (співвласниками) відповідну угоду про передачу права власності у співвласність. Заяву на реєстрацію такої угоди в Установі подає власник охоронного документа. Окрім зазначених дій передбачена зміна складу співвласників охоронного документа. У цьому випадку можуть виникнути дві ситуації. При першій, частина співвласників охоронного документа можуть відмовитись від свого права власності на користь інших його співвласників. У другому варіанті, частина співвласників охоронного документа можуть відмовитись від своєї частки власності на користь сторонніх осіб. Як у першому, так і у другому варіанті укладається відповідна угода між старими та новими співвласниками охоронного документа, яка підписується ними. Заява на зміну власників у цих випадках подається від імені усіх співвласників. Однак підписуються такі заяви тільки тими із співвласників, хто відмовився від своїх прав або передає їх. Після реєстрації угоди усі нові співвласники охоронних документів мають рівні права на його використання. Взаємовідносини між ними регламентуються спеціальною угодою. Якщо така угода не укладена, жоден з співвласників не може самостійно, без згоди інших співвласників чинити будь-які юридичні дії, пов'язані з передачею власних прав іншій особі або видачею ліцензії.

У світовій практиці існує ще одна схема відступу прав на деякі види об'єктів інтелектуальної власності. Так останніми десятиліттями у країнах з розвиненою економікою значного поширення одержав продаж товарів, послуг та технологій на умовах франчайзингу (від англ. franchising). Поняття "франчайзинг" у спеціальній юридичній літературі трактують по-різному.

Наприклад, у англо-російському тлумачному словнику з інтелектуальної власності І. Дахна [4] поняття "франчиза" (від англ. franchise) визначається як "спеціальна пільга на виконання певних дій, яка надається громадянам та корпораціям з боку уряду, і яка не належить усім як "загальне право".

У США під франчизою розуміють переважне право на використання товарного знака або інших емблем чи символів включно з дизайном і логотипом та іншими матеріалами ідентифікації, а також методів реклами і завойовування суспільного визнання. Крім того, до неї американці відносять і патенти та "ноу-хау", а також методи ведення бізнесу, що становлять комерційну таємницю, стиль і способи оформлення інтер'єру. Окрім цього, на їхню думку, до неї слід віднести ще й устаткування та пристосування, а також стандартні господарські процедури, що обов'язково використовуються при здійснення процесу або використанні устаткування. Однак, слід зауважити, що усі перераховані об'єкти попередньо мають бути захищені законом про авторське право або пройти реєстрацією торгової марки, дизайну, винаходу чи бути захищеним у будь-який інший спосіб.

У трактуванні Французької федерації франчайзингу франчиза -це співпраця підприємства, що надає послуги для одного або кількох підприємств, у результаті якої ці підприємства користуються товарним знаком (знаком обслуговування), вивіскою і особливо "ноу-хау" шляхом однакової експлуатації, під контролем підприємства, що є власником цих об'єктів промислової власності [6].

У розумінні Британської асоціації франчайзингу франчиза є -контрольною ліцензією, що видається власником об'єкта інтелектуальної власності (наприклад, товарного знака) іншій особі. Ця ліцензія дозволяє або навіть більше того, зобов'язує особу, яка отримала права на використання згаданого об'єкта займатися (у період дії цієї угоди) визначеним у ній бізнесом, використовуючи при цьому специфічне найменування, що належить власнику, або асоціюється з ним. Окрім того, вона надає право власнику здійснювати контроль протягом усього періоду дії ліцензії за якістю ведення бізнесу, що є предметом цієї угоди. Окрім прав ця угода також накладає на її учасників і певні зобов'язання. Так власник об'єкта інтелектуальної власності зобов'язаний надавати партнеру по угоді обов'язкову допомогу у процесі ведення бізнесу стосовно управління персоналом, організації продажу тощо. Особа, яка дістала ці права, у свою чергу зобов'язана акуратно виконувати усі вимоги, обумовлені у цій угоді і регулярно вносити оплату на рахунок власника об'єкта інтелектуальної власності, яким вона користується [20].

Узагальнюючи вищенаведену інформацію можна запропонувати таке визначення цих понять.

Франчайзингова угода — це договір між поставником продуктів або послуг, чи власником товарного знака або автором художнього твору, які користуються великою популярністю. При цьому той хто дістає права (франчайзі) приймає на себе зобов'язання торгівлі продукцією або надання послуг під ім'ям франчайзера (того, кому належать продукти або послуги), зберігаючи при цьому рівень їх якості.

Франчайзі (від англ. franruchisee) - енергійний бізнесмен, підприємець, менеджер. Термін франчайзер також походить від англ. "franchisor", що означає організатор справ, власник генеральної ліцензії [4].

Поточна діяльність франчайзі є цілком самостійною але його підприємство функціонує не як відокремлений об'єкт, а діє як частина єдиного комплексу, об'єднаного франчайзером, котрий є власником нематеріальних активів підприємства, що належить згідно франчайзин-гової угоди франчайзі.

Слід визнати, що згадані нематеріальні активи, а по-іншому, інтелектуальна власність, і є тою причиною, з якої сотні тисяч підприємців - франчайзі погоджуються сплачувати за право користування схемою франчайзера навіть у тих випадках, коли вони досконально знають усі її деталі. Інтелектуальна власність у цьому випадку може охоплювати широке коло об'єктів: від об'єктів промислової власності аж до об'єктів авторського права. При всій їх різноманітності вони обов'язково мають бути захищені певним охоронним документом чи режимом комерційної таємниці, саме тому, що вони мають судовий захист. Тому потенційні франчайзі і змушені укладати договір власності за плату. Цим вони забезпечують собі, і власному бізнесу надійну перевагу і гарантію стабільного існування та подальшого зростання. Для прикладу можна згадати хоча б широковідому у всьому світі мережу ресторанів швидкого харчування "MaCdonal's", що поступово входять і в наше життя. Або компанію з випуску безалкогольних напоїв "Соса-Cola", яка вже вклала у економіку України значні суми, що обраховуються сотнями млн доларів і найближчим часом планує до заводів у Львові і Броварах (Київська область) додати ще один у Дніпропетровську. На український ринок прийшла і російська фірма "Дока", що на умовах франчайзингу реалізує широкомасштабні програми "Дока-піца" і "Дока-хліб". В Україні існують франчайзингові пропозиції і від національних виробників. Зокрема відома Київська фірма "Денді-Ексім" пропонує рентабельні проекти "Бар-морозиво" і "Бар-піцерія". І хоча приклади можна ще наводити, слід визнати, що в Україні фран-чайзінговий бізнес робить ще перші кроки. Звичайно активному просуванню цієї справи і відповідно ширшому залученню іноземних капіталів буде сприяти прийняття закону України про франчайзинг та інші заходи. Однак вже сьогодні за такою ж схемою часто працюють роздрібні торгівці, що реалізують на ринку товари або послуги поставника. У такому випадку угода передбачає певну територію, на якій надається франчиза, а також рекламну та іншу допомогу для франчайзі з боку франчайзера.

У спеціальній юридичній літературі наводиться ряд принципових позитивів і привабливостей цього нового виду комерційної діяльності для усіх зацікавлених сторін [13].

Для франчайзі:

1.Передача франчайзером спеціальних знань за допомогою програм навчання і професійних консультацій з управління підприємством відкриває шлях для створення торговельних точок, що можуть успішно конкурувати з великими фірмами.

2.Використання добре знаного товарного знака позитивно позначається на входженні у ринок. Крім того, франчайзер постійно проводить потужну рекламну компанію в Україні та на місцевому рівні, що не під силу малому підприємству. Це дозволяє франчайзі повністю зосередитись на організації власного бізнесу, не піклуючись про просування товару.

3.Можливість придбання у франчайзера обладнання або інгредієнтів, необхідних для виробництва кінцевого продукту або послуг, за цінами нижчими за ринкові. У разі звернення за кредитом або виникненням труднощів при розрахунках із споживачем франчайзер виступає поручителем за франчайзі.

4.Низька схильність до банкрутства порівняно із звичайними малими підприємствами. За статистикою згортають свій бізнес понад 25 % звичайних малих підприємств і тільки 5 % франчайзі:

Для франчайзера:

1. Можливість отримання чималої вигоди від швидкого розгортання власного бізнесу, не вдаючись до кредитів і не беручи на себе серйозних фінансових зобов'язань, адже це франчайзі вкладає свою частку у бізнес і пов'язане з цим розширення.

2. Для франчайзера успіх франчайзі - незалежного підприємця, що прагне до збільшення власних прибутків, може бути більш вигідним ніж експлуатація власного підприємства або торговельної точки з менеджером, що не вклав власних коштів у цю справу.

3. Здійснення більшого контролю за умовами реалізації власної продукції порівняно з тим, що може дати франчайзеру традиційний шлях, який не передбачає такої тісної взаємодії з клієнтами.

4.Розширення мережі розподілу власного товару або послуг, особливо з укладанням франчайзингових контрактів, за якими франчайзі зобов'язані купувати обладнання та інгредієнти для виготовлення кінцевого продукту у франчайзера.

5. Набуття значних переваг у разі розвитку міжнародного франчайзингу. Працюючи разом з франчайзі у іншій країні, франчайзер докладно вивчає зарубіжне законодавство і особливості ведення бізнесу у цій країні, дізнається про запити зарубіжного споживача тощо, тобто отримує знання, теоретичне освоєння яких коштувало б йому набагато дорожче.

Для споживачів і суспільства:

1.Сприяння появі нових конкурентів на ринку збуту товарів та послуг і відповідно зростання конкуренції серед товарних знаків, а також надання споживачеві широкого вибору і можливості швидкого одержання товарів і послуг, що відповідають сучасному рівню.

2.Залучення іноземних інвестицій, які забезпечують ефективну передачу новітніх технологій і створюють додаткові робочі місця.

3.Поповнення державного бюджету за рахунок надходження коштів від оподаткування і стимулювання розвитку загальної і суміжних галузей промисловості.

4.Скорочення державних витрат, пов'язаних із банкрутством підприємств та допомогою по безробіттю.

Хотілося б познайомити Вас ще з одним об'єктом, якій регламентується в українському законодавстві, наприклад, у Законі України "Про податок на добавлену вартість" або у Законі України "Про інвестиційну діяльність" тощо. Це так зване "ноу-хау".

В спеціальній літературі зустрічається безліч різноманітних визначень цього поняття. У вітчизняному законодавстві це поняття трактується, як сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих [14].

У принципі, за певних обставин, "ноу-хау" може включати:

- обладнання, зразки, комплектуючі або запасні частини, інструменти тощо;

- методики, проекти, параметри способу або інші дані, інструкції тощо;

- незапатентовані винаходи, розрахунки, креслення тощо.

У законодавстві більшості країн, на відміну від інших об'єктів промислової власності, як правило, не передбачено прямого правого захисту "ноу-хау". Тому "ноу-хау" не реєструються і не оприлюднюються, а є конденфеденційною інформацією і складають комерційну таємницю. Однак і цей продукт можна захистити. Для цього, як правило, використовуються законодавча база, пов'язана з захистом репутації та чесного імені виробника, санкції проти несумлінної конкуренції тощо. І все ж процес передачі "ноу-хау" пов'язаний з певним ризиком розкриття секретної інформації для третіх осіб до чи після укладання контракту. Крім того, власнику "ноу-хау" завжди слід мати на увазі, що окрім зазначених ризиків кримінального плану існують і об'єктивні обставини, пов'язані з науково-технічним прогресом. Звідси напрошується простий висновок, актуальність Вашого "ноу-хау" з часом зменшується і може настати час, коли про ці секрети будь-хто зможе прочитати у відкритому науковому виданні. Тому не зволікайте, але й занадто не поспішайте. Цю справу слід добре обміркувати. Ретельно зважте усі ризики і скоріше шукайте потенційного покупця. Взагалі оптимальний шлях для передачі "ноу-хау", як показує практика, є ліцензійна угода на використання винаходу або КМ. У цьому договорі ліцензіату додатково надається право на застосування "ноу-хау". Відповідно, логіка підказує, що у такому випадку правовласник не зацікавлений у розголошенні секретної інформації, за яку він сплатив власні гроші. Вартість правової охорони об'єкта ліцензій обумовлюється у ліцензійній угоді. При цьому вартість прав, які передаються разом з основним об'єктом (винаходом або KM), може зростати на 50 % від вартості усього звичайного контракту, що не містить виробничих секретів. Тож самі бачите, наскільки вагому прибавку являє собою "ноу-хау". До речі, саме "ноу-хау" найчастіше і становить найбільший інтерес для конкурентів, які полюють за ним усіма можливими методами, включно до засобів промислового шпигунства.

Враховуючи вищеназвані ризики світова практика виробила деякі стандартні процедури передачі "ноу-хау". Наприклад, часто застосовується так званий одноразовий або перманентний трансферт. За першою схемою, коли "ноу-хау" відноситься до певного виробу чи процесу, у визначений термін об'єкт передається шляхом надання документації або навчання персоналу. У другому випадку "ноу-хау" передається послідовно і постадійно. Спочатку передається необхідна технічна документація і обладнання. Після чого постачальник приймає участь у пусконалагоджувальних роботах, адаптує процес виробництва до умов замовника і запускає його. Крім того, за цією системою передачі "ноу-хау" постачальник обов'язково періодично контролює виробництво, з метою забезпечення якісних і кількісних показників, обумовлених у ліцензійній угоді.

Відомо декілька видів розрахунків за угоду з передачі "ноу-хау" [22]. Наприклад, оплата готівкою. У цьому випадку використовуються схеми паушальних платежів, роялті або їх комбінації. У разі внесення па-ушальних платежів передбачається єдиний платіж або їх ланцюжок, що включає авансовий і ряд фіксованих платежів.

Зустрічається також оплата у вигляді зустрічної поставки товарів чи послуг, а також змішана оплата або бартер.

Система розрахунків у формі роялті базується на загальному обороті виробленої продукції. У цьому випадку слід зважити, що найбільш складною позицією є термін "загальний оборот". Справа у тому, що у різних країнах він визначається на основі національних особливостей. Тому власник "ноу-хау" вже на етапі укладання ліцензійної угоди повинен домовитись з замовником про прийнятний для сторін зміст цього терміну.

Контрольні питання

1. Чи може власник об'єктів інтелектуальної власності передавати права, що йому належать іншій особі?

2. Які з видів прав на об'єкти інтелектуальної власності можуть передаватися другій особі і у який спосіб?

3. Пригадайте, якими життєвими циклами характеризуються об'єкти інтелектуальної власності і чому це важливо знати при передачі прав на них?

4. На підставі чого можуть передаватися виключні майнові права на об'єкти авторського права і суміжних прав?

5. Які особливості передачі виключних майнових прав на об'єкти авторського права і суміжних прав?

6. Що таке ліцензія і які вони бувають?

7. Хто такі ліцензіар та ліцензіат?

8. Які права надає виключна ліцензія на об'єкти промислової власності.

9. За яких умов угода про надання ліцензії вважається чинною?

10. Що таке передача об'єктів інтелектуальної власності у співвласність?

11. Поясніть, як Ви розумієте поняття "франчизна угода".

12. Що таке "ноу-хау" і яке значення воно відіграє в ліцензуванні або передачі прав ?

"Закон суворий, але це закон" Римське приспів 'я

РОЗДІЛ 5