Наиболее важное значение в предпринимательской деятельности при производстве и продаже товаров, оказании услуг имеют товарные знаки, которые сами могут обладать весьма высокой стоимостью и давать доход при их использовании путем заключения лицензионных договоров. Товарные знаки позволяют отличать однородные товары, а знаки обслуживания соответственно услуги. Для удобства термин товарные знаки используется и в отношении знаков обслуживания[18].

Главная функция товарного знака – отличительная. При этом товарный знак помогает отличать не любые, а лишь однородные товары различных производителей. Если знак зарегистрирован для мебели, он не поможет в выборе зубной пасты. Другая важная функция – рекламная. Товарный знак, маркирующий хорошо зарекомендовавший себя товар, делает ему рекламу, повышает репутацию производителя, увеличивает объемы сбыта товаров и размеры прибыли[19].

Нормативная правовая база о товарных знаках начала формироваться в середине XIX в. В 1857 г. был принят первый Закон о товарных знаках во Франции, а в 1883 г. было заключено первое международное соглашение, регулирующее отношения по поводу товарных знаков, – Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г.

В 1891 г. было подписано Мадридское соглашение о международной регистрации знаков, к которому присоединилась и Россия, страны – участницы данного Соглашения образовали Специальный союз по международной регистрации знаков.

В России первым законом о товарных знаках стал Закон 26 февраля 1896 г. "О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)", которым товарными знаками признавались всякого рода знаки, выставляемые промышленниками и торговцами на товарах или на упаковке и посуде. [20]

Современное законодательство о товарных знаках охватывает нормы части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, некоторые другие законодательные акты, в частности Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»[21], а также целый ряд подзаконных актов, принятых по большей части Правительством РФ, Министерством образования и науки РФ.

Наряду с актами внутреннего законодательства важное значение имеют международные договоры, в которых участвует Российская Федерация, а именно уже упомянутые Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г., Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г., а также Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 1957 г., Сингапурский договор о законах по товарным знакам 1994 г. Последний Российская Федерация ратифицировала в 2009 г. Федеральным законом от 23 мая 2009 г. №98-ФЗ "О ратификации Сингапурского договора о законах по товарным знакам"[22].

Товарный знак последние 10 лет является одним из наиболее распространенных средств индивидуализации, требующих процедуры государственной регистрации, причем не только в Российской Федерации, но и в целом в мире. Так, ежегодно растет число регистрируемых Роспатентом товарных знаков, с 2004 г. оно выросло более чем на 30% (в 2004 г. зарегистрировано более 27 тыс. товарных знаков, а в 2008 г. – более 36617) (для сравнения: в 2007 г. – 30724 зарегистрированных товарных знаков) [23].

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ товарный знак (знак обслуживания) представляет собой обозначение товаров (работ, услуг).

Товарные знаки делятся на словесные, изобразительные, объемные, звуковые, световые, комбинированные и другие. Например, в виде объемных товарных знаков могут быть зарегистрированы необычные формы конфет, мыла, бутылок и т.п.[24]

Товарные знаки могу быть индивидуальными и коллективными. Индивидуальный товарный знак регистрируется на имя одного гражданина-предпринимателя или юридического лица.

Коллективный товарный знак – это товарный знак, который в соответствие с международным договоров Российской Федерации может быть зарегистрирован в отношении объединения лиц, производящих и (или) реализующих товары, обладающими едиными качественными и иными общими характеристиками. Коллективный товарный знак используется для маркировки товаров, разрабатываемых, изготавливаемых или реализуемых несколькими предприятиями, экономически связанными между собой, объединившимися для совместного использования этого знака. Лица, входящие в состав объединения, являются равноправными партнерами в отношении использования коллективного товарного знака[25].

С момента регистрации товарного знака в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) правообладатель приобретает исключительное право (п. 1 ст. 1232 ГК РФ) на использование товарного знака[26].

Именно регистрация товарного знака (средства индивидуализации товара) является юридическим фактом, порождающим правовую охрану, что дает правообладателю законное основание использовать товарный знак и запрещать его использовать другим лицам.

Регистрация подтверждает тот факт, что обозначение соответствует установленным критериям охраноспособности и приобретает статус товарного знака.

Этапы регистрации, предусмотренные ГК РФ, условно можно разделить на три большие группы:

- подача заявки на регистрацию товарного знака;

- экспертиза поданной заявки;

- регистрация в Государственном реестре товарных знаков с выдачей свидетельства на конкретный товарный знак.

Необходимо выделить еще один этап – предварительный, без которого шансы зарегистрировать обозначение будут весьма незначительными. На этом этапе проводится проверка обозначения на «патентную чистоту». Данная проверка включает поиск:

- на тождество и сходство с ранее зарегистрированными товарными знаками;

- на тождество и сходство с товарными знаками, поданными на регистрацию и находящимися на экспертизе в Роспатенте.

Необходимость такого поиска связана с тем, что придумать совершенно «чистое» обозначение довольно сложно, поскольку количество разнообразных зарегистрированных товарных знаков огромно. Проверка обозначения поможет существенно сэкономить средства и время (например, если впоследствии, в ходе проведения экспертизы обозначения, выяснится, что существует тождественное или схожее до степени смешения обозначение, в регистрации будет отказано, но оплаченные пошлины при этом не возвращаются).

Подобную проверку можно заказать в Федеральном институте по промышленной собственности (ФИПСе), попытаться провести самостоятельно или обратиться к тем, кто этим занимается профессионально (патентные поверенные, юридические фирмы, оказывающие соответствующие услуги). В любом случае следует помнить, что неправильно проведенный поиск и анализ его результатов могут привести к дополнительным запросам при проведении экспертизы обозначения или к отказу в его регистрации.

Следует отметить, что до момента регистрации любое лицо может использовать товарный знак без каких-либо правовых или административных последствий[27].

Документом, удостоверяющим исключительное право на товарный знак, является свидетельство, где приводятся его обозначение, виды деятельности, при которых он используется, срок действия приоритета товарного знака.

Кроме непосредственного использования товарного знака, а именно: размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковках, при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе (ст. 1484 ГК РФ), правообладатель может предоставить право использования товарного знака другому лицу, в частности, по лицензионному договору.

Распоряжения исключительным правом на товарный знак происходит, как правило, в трех основных формах:

- по договор об отчуждении исключительного права на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ);

- по лицензионному договор о предоставлении права использования товарного знака (ст. 1489 ГК РФ);

- по договору коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ) [28].

По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне – приобретателю исключительного права.

Пункт 1 ст. 1488 предписывает единственное условие указанного договора: передача (обязательство передачи) правообладателем принадлежащего ему исключительного права на товарный знак в полном объеме приобретателю права (т.е. в объеме всех правомочий, которые имел сам правообладатель).

Это условие характеризует предмет договора об отчуждении исключительного права. Условие о предмете договора согласно статье 432 считается существенным, т.е. императивным (обязательным) для сторон договора.

На практике при заключении договора об отчуждении исключительного права на товарный знак достаточно указать номер и дату выдачи свидетельства на товарный знак (номер международной регистрации), которое на момент передачи поддерживается в силе.

Что касается субъектного состава контрагентов договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, то ими могут быть юридические или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями (ст. 1478).

Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 1490), функции которого в настоящее время выполняет Роспатент. Как указано в общей норме пункта 2 ст. 1234, несоблюдение требований письменной формы договора и его государственной регистрации влечет недействительность договора.

По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) – предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности. При этом для интересующего нас случая, касающегося приобретения и использования исключительного права на товарный знак, речь должна идти об исключительной лицензии, в рамках которой лицензиату предоставляются права использования товарного знака без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Конструируя модель лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака, в том числе и исключительной его разновидности, законодатель не формулирует запрета на передачу исключительного права на использование товарного знака, даже если такая передача может являться причиной введения потребителя в заблуждение. Однако на лицензиата возлагается обязанность по обеспечению соответствия качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром.

При нарушении этой обязанности действия лицензиата можно рассматривать не только как нарушающие условия лицензионного договора, но и как вводящие в заблуждение в отношении качества товара (подпункт 2 пункта 1 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции»)[29].

Лицензионный договор должен быть составлен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в Роспатенте.

Несоблюдение простой письменной формы лицензионного договора и государственной регистрации такого договора влечет его недействительность (п. 6 ст. 1232 ГК РФ), в связи с чем могут возникать неблагоприятные налоговые последствия.

Договор коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ) предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

К договору коммерческой концессии применяются правила о лицензионном договоре, предусмотренные нормами ГК РФ, если это не противоречит положениям главы 54 ГК РФ и существу договора коммерческой концессии[30].

Таковы основные моменты общего правового режима, регулирующего правоотношения в сфере индивидуализации товаров.